藤央弁理士法人｜特許異議申し立て

異議申立人のための情報

このページでは、特許異議申立てをご検討の方や、特許異議申立ての手続きをした異議申立人に役立つ情報をご紹介します。

特許異議申立ての証拠の準備
　特許異議申立てをしようと思っても、どの程度の証拠（異議資料）を収集したらよいかに迷います。
　出願人にとって、基本的な事項しか記載されていない先行技術で拒絶理由が通知されると感じるケースもあると思います。
　しかし、特許異議申立ては、拒絶理由が通知されるレベルでは足りず、より厳しい証拠を準備する必要があると思われます。また、特許異議申立てを審理する審判官が採用しやすい証拠を準備することが重要です。これは、拒絶理由通知は、不特許事由に該当する可能性がある場合に通知されるのに対し、特許異議申立てでは特許が成立している既存の法律状態を覆すのですから、取消理由に該当し、特許異議申立てが成立すると確信がもてる程度の不特許事由該当性が必要だと考えられるからです。
　具体的には、請求項に記載された発明特定事項（構成）の各々が記載された先行技術文献があり、さらに、これらの先行技術文献が組み合わせできることが必要でしょう。先行技術文献同士の組み合わせは、単に、技術分野が同じという程度では弱い場合もあります。また、発明の構成と先行技術文献に記載された構成とに微差がある場合、この差を埋める先行技術を準備した方がよい場合もあります。

　特許異議申立ての証拠が外国語で記載されている場合、翻訳文を提出しなければなりません。証拠の言語が平易に理解でき審理に支障がない場合でも、特許権者との公平性を担保する観点から、訳文の不提出は看過されません。この翻訳文は異議申立期間経過後でも提出可能ですが、早めに準備することが望まれます（審判便覧３４－０１．１）。
　翻訳文として機械翻訳を提出して日本語として意味が通らない場合には、証拠として不採用となることがあるので注意が必要です。
　対応する日本語の公報がある場合（例えば、証拠が外国語の国際公開公報で、日本国の公表公報が発行されている場合）、公表公報を翻訳文として提出できます。

　特許実務家の方々は感じていると思いますが、審査段階と審判段階とは特許性の判断の傾向が異なります。この審査段階と審判段階との判断の実質的な違いを考慮しながら特許異議申立ての理由を検討することも有利な結果を導くことになると思います。

特許異議申立てはダミーでする方がよいでしょうか
　他人の特許に異議申立てをすることは、この特許に関心がある（邪魔だと思っている）ことを特許権者に知らせることになります。今後、特許権者が、特許権の有効活用（ライセンス、権利行使など）を図るときの対象となる可能性が出てきます。一方、ダミーの特許異議申立ては、異議申立人の素性を明らかにしないことから、権利行使の対象になりづらいメリットがあります。
　ダミーの特許異議申立てを受けた特許権者は、異議申立人が当該特許技術を使用しているかもしれないので、真の異議申立人を探します。このとき、継続して出願を依頼している弁理士に特許異議申立てを依頼すると、異議申立人の見当が付いてしまいます。ダミーの特許異議申立てをする場合は、通常取り引きのない弁理士に依頼することも検討する方がよいかもしれません。
　特許庁がダミーの特許異議申立ての自粛を要請したこともありました。これは、申立ての趣旨を異議申立人に問い合わせても要領を得ないこともあり、審理に支障をきたすことがあったからだといわれています。新特許異議申立制度では異議申立人にも意見を述べる機会が与えられるため、きちんと対応ができる態勢で特許異議申立てに臨む方がよいと思われます。

情報提供、特許異議申立て、無効審判で同じ資料が使えますか
　はい、法律的には同じ資料が使えます。これは、特許異議申立てと無効審判の間で一事不再理効が生じないからです。
　しかし、特許異議申立てが認められなかった後に同じ資料で無効審判を請求しても、同じ（又は、一部の審判官が同じ）審判官合議体が審理し、同じ結論が出る可能性が高いと思われます。
　一方、情報提供で提供された先行技術は審査官が判断するので、特許異議申立てにおける審判官による審理では違う結論が出る可能性があります。先行技術や審査官の判断によっては、同じ資料での特許異議申立てが有効な場合もあります。資料を精査する必要があるので、専門の弁理士と相談した方がよいでしょう。

異議申立ての審理で審判官の職権審理はどの程度期待できますか。
　異議申立ての資料が揃っていないけれど、申立期限が近づくことがあります。異議申立ての審理は職権審理が採用されています（特許法第１２０条の２第１項）。しかし、審判官が新たな証拠をサーチして取消理由を組み立てることは期待しない方がよいと思います。現状では、以下の事項に限定して職権審理が行われています。
・証拠の組み合わせの変更
・適用条文の変更（例えば、新規性→進歩性）
・申し立てられていない証拠の採用（提出された証拠と審査引例との組み合わせ、提出された証拠を補足する証拠の採用）
以上のように、異議申立ての審理では、審判官は、新たな先行技術を調査することなく、提出された書類を主に審理を行うので、職権審理に過度の期待をしない方がよいでしょう。

特許異議申立書の「意見書提出の希望の有無」の欄の記載
　新特許異議申立制度では、意見書の提出を希望しない旨の申し出をすることができるようになりました（特許法第１２０条の５第５項、特許法施行規則様式第６１の２備考５）。この申し出をすることによって、早期に特許異議申立ての結論を得ることができます。
　異議申立人には、特許権者が訂正請求をした後に意見書の提出機会が付与されます。この際、異議申立人は訂正後の発明に対して意見を述べることができ、訂正の請求に付随して生じた事項については、意見書で新たな主張をすることができます。
　つまり、意見書の提出を希望しない旨の申し出をすると、訂正後の発明に対して意見を述べ、申立理由を補充する機会を逃すことになります。特許異議申立てをしたのですから、対象特許を消滅させたい（対象特許権の権利範囲を確実に減縮したい）です。よって、早期に結論を得たいなどの特別な事情がなければ、通常は「希望する。」を記載する方がよいでしょう。
　なお、意見書提出機会を与える必要がないと認められる特別の事情があると審判官が判断した場合は、異議申立人が希望しても意見書提出機会が与えられないことがあります。

異議申立人を変更する方法
　異議申立人の地位は承継できず、異議申立人を実質的に変更する補正は認められません（審判便覧２２－０１、６７－０２）。特許庁は、会社の合併による消滅や相続などの一般承継も認めない運用をしています。但し、取消理由通知後に異議申立人に承継事由が生じた場合は、そのまま審理が進行します。
　異議申立書の申立人の記載を誤った場合、異議申立人の同一性が失われない範囲で記載の誤りを正す程度の補正は容認されます。

特許異議申立ての審理にかかる時間
　特許異議申立ての審理は、最短では、取消理由が通知されずに維持決定になる場合で、申立期間経過後６か月程度のようです。通常、２回の取消理由が通知されるので、異議決定までに１～２年の時間がかかると予想されます。

特許異議申立ての審理の進行を知る方法
　異議申立人にとって、特許異議申立ての審理の進行、特に、取消理由が通知されたかは関心があります。しかし、取消理由通知は審判官から特許権者（参加人）に通知されるのみで、異議申立人には送付されません。このため、異議申立人にとって審理の進行は重大な関心事です。
　特許異議申立ての審理の進行は、ＩＮＰＩＴが提供しているＪｐｌａｔ－ｐａｔの経過情報の審判情報で知ることができます。ただし、Ｊｐｌａｔ－ｐａｔへのデータ入力は遅れがあり、当事者が書類の送付を受ける方が早いようです。

特許権者に送付された取消理由通知書を入手できますか
　異議の審理の方向を予想するためには、特許権者に通知された取消理由の分析が有効です。しかし、特許異議申立ての手続きは、特許権者と特許庁との間で進行するので、異議申立人が取消理由通知書を入手できるのは後日（必要に応じて、特許権者が提出した意見書副本と同時）になります。しかし、特許庁において紙で保管されている書類を閲覧・複写すれば、取消理由通知を早期に入手できます。

異議申立人による意見書の提出
　旧特許異議申立制度では、審理中に異議申立人が意見を述べる機会はありませんでしたが、新特許異議申立制度では、訂正請求に対する意見書の提出機会が異議申立人に認められます（特許法第１２０条の５第５項）。この意見書提出期間は標準３０日、在外者５０日が指定され、拒絶理由通知の応答期間より短くなっています。異議申立人は、この間で訂正後の発明に対する補充証拠を調査・収集して、新たな取消理由を構築しなければならず、迅速な対応が必要となります。
　なお、効率的な審理の観点から特別の事情があり、異議申立人に意見を聞く必要のないことが明らかであるときには、異議申立人に意見書を提出する機会は与えられません。例えば、訂正の請求の内容が実質的な判断に影響を与えるものではない場合は、異議申立人に意見書提出機会は付与されません（審判便覧６７－０５．４）。

特許異議申立ての理由の追加・変更
　異議申立期間の経過後に新たな証拠が見つかって、証拠を追加したくなることがありますが、異議申立期間経過後（又は、１回目の取消理由通知後）の証拠の追加（異議申立書の補正）は認められていません（特許法第１１５条２項）。これは、特許異議申立てを公報発行日から６か月に制限していることから、この期間の経過後に証拠の追加を認めると、実質的に、申立期間経過後に特許異議申立てを認めることになるからです。
　ところが、特許権者が訂正請求をして、特許請求の範囲を訂正した場合、証拠の追加が認められます。特許権者が訂正請求をすると、異議申立人には意見書を提出する機会が与えられます。異議申立人は意見書において、訂正後の発明の特許性について意見を述べるのですが、一般的に、訂正後の発明は訂正前より権利範囲が狭いことから、異議申立書で提出した証拠のみでは特許性を覆すのに不十分な場合があります。このため、特許権者による訂正請求に付随して生じた事項については、意見書で主張された内容が実質的に新たな内容を含む場合でも取消理由に採用することとしています。
　この場合、証拠の追加・変更は、訂正の請求に付随して生じた事項に限られるので、例えば、副引例を入れ替える証拠の追加・変更は認められますが、主引例を入れ替える証拠の追加・変更は認められません。
　特許法では、特許付与後も情報提供が認められます（特許法施行規則第１３条の３）。しかし、異議申立期間の経過後に情報提供として提出された証拠は異議申立ての審理には採用されず、異議申立期間の経過後に行われた手続によって異議申立ての結論が変わらないように運用されています。但し、情報提供があった旨は特許権者に通知されるところ、特許権者は当該証拠を気にするでしょうから、有力な証拠であれば特許権者の対応は変わる可能性があります。

審判官との面接
　新特許異議申立制度では、原則として、特許権者には審判官と面接をする機会が与えられます。一方、異議申立人については、原則として、審判官と面接する機会は与えられません。異議申立人に面接機会が与えられないのは、異議申立人は審理のきっかけを与えるだけであることが主な理由ですが、査定系の審理構造の色が強く出ているともいえます。異議申立人との面接に関する規定を具体的に見てみましょう。
　面接ガイドラインでは「特許異議申立事件は、無効審判のような対立構造によるものではなく、合議体（審判官）と権利者との間で手続が進められるものであるため、特許異議申立人との面接は行われない。」と規定されました。異議申立人から面接の要請があっても、面接を行うかは審判官の裁量によります。上記した制度の構造や面接ガイドラインの考え方を考慮すると、異議申立人と面接を行うのは限られた事件のみであると思われます。
　異議申立人と審判官との面接に特許権者の同席は認められません。両当事者を同席させた面接は、実質的に口頭審理になってしまい、新特許異議申立制度において書面審理を採用した趣旨が没却されます。
　異議申立人と審判官との面接に特許権者の同席は認められません。また、特許権者には、異議申立人と面接が行われた旨が取消理由通知で通知されます。

特許異議申立てが成功しませんでした
　特許異議申立てが成立せず、維持決定が出て、特許が消滅しなかった場合、まずは、維持決定の内容を確認しましょう。特許異議申立ての審理において、特許権者がした訂正が認められていれば、複数回の訂正請求のうち、どの訂正が認められたかが決定書に記載されています。訂正後の特許請求の範囲で製品が権利範囲外になれば、特許異議申立ての目的は達成したといえます。
　異議申立人は、維持決定に対する取消訴訟を提起することはできませんが、無効審判を請求することができます。無効審判はダミーで請求することができないので、素性を明らかにして特許権者と真剣勝負をすることになります。
　また、特許異議申立てが認められなかった場合、その特許は最初の関門を通過した強い（消滅しにくい）特許であるといえ、特許権者が特許権の有効活用（ライセンス、権利行使など）を図る可能性が出てきます。異議申立人は、特許権者からの接触に注意する必要がありますが、ダミーで特許異議申立てをしていれば異議申立人の素性が分かりづらいので、ある程度の安心が得られます。